美国商标合理使用与混淆理论研究

与传统的商标正向混淆不同,反向混淆是消费者误以为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者,或者与在后商标使用者有某种联系。反向混淆的产生由于在后商标使用者利用与在先商标使用者相同或者近似的商标对自己的商品发起密集广告宣传,使自己的商标和商品迅速具有知名度,从而吞没在先商标使用者的商标信誉。

反向混淆会使在先商标使用者损失之前对自己商标的投资,失去对自己的商标的控制,不能利用自已经过使用建立起来的具有一定信誉的商标进入新的市场,甚至依靠商标使消费者认知的主体身份也在市场中消失。反向混淆还会导致消费者对市场中的商品生产者或者销售者产生混淆,不能区别商品的不同来源。

商标合理使用是商标权限制的核心和首要内容，是平衡商标权与社会公共利益的有效途径。在商标权私益扩张的今天，有必要建立并完善合理使用制度以适当限制商标权，保护社会公共利益。本文详细介绍美国1946年《Lanham法令》第1115节（b）（4）规定的法定合理使用原则和法官创设的指示性合理使用原则的内涵、适用范围、构成要件，分析并评价合理使用原则与混淆可能的关系。最后，笔者探讨我国合理使用立法现状及存在的不足，并借鉴美国相对发达的立法和丰富的司法实践，提出完善我国合理使用制度相关建议。

（一）商标的显著性

商标是区别不同商品或者服务来源的标志，由文字、图形或者其组合构成。商标的显著性是指消费者据以区别不同生产者、消费者所提供的产品或服务的特性。商标应具有显著性（Distinctiveness or Distinctive Character）,才能发挥区别的功能。商标显著性是商标构成的重要要素，是商标注册的实质要件与积极要件。缺乏显著性的标记，无法发挥区别功能，故各国商标法通常规定，不得申请注册成为商标。

对于商标显著性，立法上一般采取两种方式加以界定：肯定性界定和否定性界定。譬如，德国商标法第3条第（1）款规定，任何能够将其使用的商品或服务与使用其他标志的商品或服务相区别的标志，可以作为商标获得保护。这就是肯定性的界定。

否定性界定通常把缺乏显著性的情况列举出来，譬如我国商标法第11条规定，商品的通用名称、图形和型号；直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；其他缺乏显著性的，因为缺乏显著性而不得作为注册商标。

除了立法上对商标的显著性进行规定外，学理上也根据商标显著性的强弱把商标划分为不同类型。美国学者和司法实践把商标分为创造商标（Coined Mark）、任意商标（Arbitrary Mark）、暗示商标（Suggestive Mark）和叙述商标（Descriptive Mark）。前三者本身具有较强的显著性，可以自动地受到商标法律的保护。

后者主要描述产品或服务的质量或特征，其本身不具有显著性，无法发挥商标的识别功能，从而不受商标法律的保护。譬如，把“豪华与舒适”用于汽车，“柔软”用于毛巾，“新鲜”用于水果等。这是关于商标显著性的一种静态分析。商标的显著性不是一成不变的，并非绝对的。从动态的角度去把握商标的显著性才更合理、准确。商标的显著性随着时间的推移，商标的强弱程度会有所差异。经过时间的推移，有些商标的显著性会有所减弱，相反地，有些商标弱商标（Weak Mark）可以经过使用而成为强商标（Strong Mark），甚至有些本身缺乏显著性而不能成为注册商标的标记可以通过后天的使用而获得显著性。

（二）叙述商标与第二含义

虽然叙述商标因本身缺乏显著性而不受商标法的保护，但叙述性词语可经过长期的使用，具有区别于其“第一含义”（Primary Meaning）的“第二含义”（Secondary Meaning）而具备显著性。具有“第二含义”的叙述性词语可以注册为商标，而在“第二含义”上受商标法律的保护。“第二含义”原则最早由英国法院所创设，美国法院后来加以采用。美国法院最早在Gout v. Aleploglu一案中适用了“第二含义”原则。该案的原告使用“Pseesndede”作为其出口土耳其手表的商标，该字的土耳其语意思是“Warranted”（保证或担保），被告在其产品上也使用了该商标。

原告认为，被告的使用侵犯了其商标权，请求法院裁决被告停止使用。被告则辩称，“Pseesndede”是叙述性词语，原告无权独自使用。法院则以“Pseesndede”经过原告长期的使用具有“第二含义”而作出有利于原告的裁决。在Armstrong Paint Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.一案中，原告使用了“NU-ENAMEL”作为其油漆产品的商标。

美国最高法院认为，尽管“NU-ENAMEL”相同于“New Enamel”，属于叙述性词语，但“NU-ENAMEL”经过原告长时间的、大范围的使用而获得普通法上的“第二含义”，而应该受到商标法的保护。叙述性词语是否已经获得“第二含义”，是个事实问题，由法院在个案中加以认定。主张商标侵权的原告有义务证明其使用的叙述性词语已经获得“第二含义”。原告可以提供他人已经注册了类似词语作为商标，连续5年或5年以上的商业使用，或者获得显著性的事实依据等证据，供法院审查。在认定一个叙述性词语获得“第二含义”，法院通常会综合考虑下列五个因素：

一、系争商标的“第一含义”已经丧失；

二、原告首先而且独家使用；

三、经过原告长时间、大范围使用；

四、消费者公认了其为表彰某特定商品或服务的来源；

五、救济原告可以避免被告“搭便车”或不正当竞争行为。

若叙述商标获得无可置疑的（Incontestable）地位，法律上就承认该叙述标记获得了“第二含义”。

 根据《Lanham法令》第1065节的规定，注册商标只要满足连续5年的商业使用而且申请时仍在使用的条件，就可获得无可置疑的地位。 因此，在这类案件中，原告只要说明其叙述商标获得无可置疑的地位，而无须再证明它拥有“第二含义”。

经过长时间、大范围的使用，叙述性词语获得了“第二含义”，具有显著性，从而受到商标法的保护。但是，该保护仅局限于叙述性词语的“第二含义”，即商标权人仅获得“第二含义”上的专有权，商标权人以外的第三人仍然可以在“第一含义”上使用该叙述性词语来描述自己产品或服务的质量和特征。这就是所谓的法定合理使用制度。

笔者提出了在后商标使用者的侵权故意是反向混淆损害赔偿的构成要件,并对反向混淆中的损害赔偿标准进行了探讨,认为传统的商标侵权损害赔偿计算标准已经不能再适用反向混淆的损害赔偿计算,利用在先商标用者与客观第三人之间的商标许可使用费用来计算反向混淆损害赔偿更为准确。