商标案例：规模性抢注他人知名商标案例讲解

知名商标一般是指在本地（市）范围内商标所有人拥有的，在本地市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。由当地（市）工商行政管理局负责本地（市）知名商标的认定和管理工作。

本案要旨

在审理商标确权案件时，如果争议商标申请人具有大规模抢注他人知名商标并转让牟利的情形的，可以根据商标法第四十一条第一款规定对争议商标予以撤销。

商标案情

广州市诚益眼镜公司（下称诚益公司）于1996年1月9日申请注册第1026606号“蠟筆小新”商标（下称争议商标），并于1997年6月14日获准注册，核定使用在第18类“旅行袋”等商品上，现该商标所有人为江苏蜡笔小新服饰有限公司（下称小新服饰公司）。《蜡笔小新》是日本国公民臼井义人创作的漫画作品。日本国株式会社双叶社（下称双叶社）经授权，获得该作品独占性、排他性的著作权及商品化权。1992年至2005年间,《蜡笔小新》系列漫画由双叶社出版，在日本广泛发行。1994年以后，《蜡笔小新》系列漫画在中国中国香港、中国中国台湾地区发行。同名动画片也在日本、中国中国香港、中国中国台湾等东南亚国家和地区播放。2003年7月7日，双叶社的“蜡笔小新”系列商标在中国大陆地区获准注册。2005年1月26日，双叶社就争议商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出争议申请，请求根据商标法第三十一条、第十三条第一款、第四十一条第一款、第二款有关规定，撤销争议商标。商评委作出商评字（2005）第4646号裁定，对争议商标予以维持。经过人民法院一审、二审诉讼，该争议裁定已发生法律效力。北京市高级人民法院作出的生效判决载明：“双叶社提交的诚益公司曾经及现在持有的商标的档案资料表明，诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣严重。‘蜡笔小新’文字及图形作为作品具有独创性，且在本案争议商标申请日前在日本、中国中国台湾和中国中国香港具有较高知名度，诚益公司复制了上述作品并将其作为商标在中国大陆予以注册，结合其批量性、大规模注册他人商标的行为，可以认为诚益公司明显具有侵害他人、抢注他人商标的恶意，有违诚实信用原则，其行为违反了商标法第四十一条之规定。鉴于双叶社在商标评审程序中并未提出上述证据，本院不宜直接作出处理。” 

2007年3月8日，双叶社针对争议商标再次提出撤销注册申请。其主要理由之一为，争议商标的注册是对双叶社商标的恶意抢注，是一种以不正当手段取得注册的行为。诚益公司在第16、18、25、28类别的商品上抢注了包括争议商标在内的9件商标，并在抢注后将其转让牟利，具有明显恶意。诚益公司不仅抢注了双叶社“蜡笔小新”系列商标，还在第9类申请注册了近50件他人的知名商标，如高露洁、史诺比、七喜等国际知名品牌，可见诚益公司是一家长期从事抢注他人商标进行不正当竞争的公司。依据商标法第四十一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条及《中华人民共和国民法通则》第四条的规定，请求撤销争议商标的注册。国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）及商评委均对诚益公司恶意复制、摹仿他人知名商标的行为性质作出认定，并综合考虑诚益公司申请多件与他人知名商标相同或相近的商标之事实，以违反诚实信用原则、易造成消费者混淆误认为由分别作出不予核准注册、撤销注册的裁定。

2011年1月4日，商评委作出第39811号裁定。认定：商标局、商评委已多次在异议裁定、异议复审裁定及争议裁定中对争议商标原注册人诚益公司多次恶意抢注他人知名商标的行为性质进行了有效认定。双叶社提交的其他证据证明“蜡笔小新”文字及图形具有较强的独创性和显著性，且在争议商标申请注册前在日本、中国中国香港、中国中国台湾地区已具有较高知名度。争议商标原注册人位于与中国中国香港毗邻的广州，应当知晓“蜡笔小新”的知名度情况，其将与“蜡笔小新”文字或卡通形象相同的文字或图形作为商标在中国大陆地区申请注册，具有主观恶意。综合考虑争议商标原注册人规模性抢注他人知名商标的事实，原注册人申请注册争议商标的行为已经违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，已构成商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。依据商标法第四十一条第一款、第四十三条的规定，商评委裁定：争议商标予以撤销。小新服饰公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

商标判决

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第39811号裁定。蜡笔小新公司不服，向北京市高级人民法院提出上诉，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

商标评析

此案焦点问题在于如何适用商标法第四十一条第一款的规定。商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

在行政、司法实践中，曾经对于该条款所规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的适用有过不同的观点。

有观点认为，前述规定属于法定撤销事由的兜底条款。例如在商标审查及审理标准中，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为（包括申请商标时虚构或隐瞒真相、提交伪造的申请文件以骗取注册等）、基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意进行注册的行为，都可适用该条款的规定。特别是对于基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意进行注册的行为，商标审查及审理标准认为，此种情形是指在商标法第十三条、十五条、三十一条等规定的情形之外的，确有充分证据证明商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，争议商标不予核准注册或者予以撤销。

另外一种观点认为，该条款为侵犯私权之外的撤销事由的兜底条款，即指虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文件进行注册的行为，主要针对商标注册机关，干扰正常的商标注册秩序，损害社会公共利益，并非侵犯私权利。在最高法院2010年4月发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中，对于前述观点予以肯定。

虽然从形式上，该规定似乎对该条款的适用问题作出了结论，但是实践中，商标注册人具有较明显的大量抢注、待价而沽等恶意情形时，如何有效利用现有法律予以规制，仍然是行政、司法实践中的问题。特别是当前国家经济处于转型阶段，有效遏制恶意抢注等不正当竞争行为，对于鼓励正当竞争、推动我国走向品牌强国确立了正确的法律导向。在本案中，争议商标申请人规模性抢注包括“蜡笔小新”在内的他人知名商标并转让牟利，这种行为不仅损害了双叶社的在先权利，也违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益。由于双叶社的涉案商标并未构成驰名商标，且其提出撤销申请已经超过了法定的五年期限，在此情况下，若仍维持争议商标的注册，易形成纵容恶意抢注的社会观感。从商标注册本旨出发，将此种行为认定属于商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形，从而撤销争议商标，应当是更为妥当的法律选择。