共存协议框架下的商标共存机制

商标共存是指在商业活动中，不同的主体基于商业目的，在相同或类似商品或服务上使用或基于商业使用目的被核准注册的，相同或近似商标在相同法域内同时合法存在。更简洁一些，即在商业活动中，相抵触商标共存于相同的法域内。那么，什么是共存协议框架下的商标共存机制呢？

一、商标共存理论

(一) “共存”理论的出现

商标是文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。而由于产品自身特点以及其它因素的介入，在商标设计上彼此间往往会有或多或少的雷同。例如在法国，几乎每个小镇的火车站都会有一个属于当地的车站餐厅，其名称大都是由常见的普通法国人名组成，这就很容易导致餐馆名称的相似甚至相同。[1]诸如此类的“不谋而合”，在经济尚不发达的时代，出现的概率并不大，即使出现，也会由于地域限制而不会出现太大冲突。然而随着经济全球化的日益深入，不同地区的经济活动交流日趋广泛，商标的重合现象自然不可避免；加之当地商标登记机构工作上可能出现的疏失，两个相同或近似商标得以同时享有权利的情况时常出现。许多国家和地区都出现了相同或类似商标在不同甚至相同领域共存的窘境。

究竟在何种情况下才能被称之为共存商标？世界知识产权组织(以下简称“WIPO”)对此的定义是：“商标共存是指两家不同的企业在商品或服务上使用相同或近似的商标，而此类情形并不必然导致两家企业的业务相互受影响。”实际操作中，面对商标共存问题，两商标权人往往会选择相互间签订共存协议以息事宁人。事实上，共存协议的签订也确实是目前解决商标共存纠纷较为行之有效的手段。

(二)共存协议之适用

商标共存问题对于新兴经济体而言无疑是一次新的冲击。但值得庆幸的是．在经济发达的西方国家中尚有先例可循。早在上世纪八九十年代，西方国家就开始尝试在相同或近似商标权人间采取签订“商标共存协议”(trademark coexistence agreementl的方式，相互间划定各自权利存在的类别范围或地域区划。国际商标协会(以下简称“INTA”对于共存协议的定义是：“由拥有近似且不会产生混淆可能性的共存商标的双方或三方达成的协议，允许当事人间为和平共存设定规则。”通过订立合同使当事人间的意思表达得到充分尊重，同时政府监管机构的认可又保证了个体利益与公众利益的平衡。但是基于共存协议框架下的各国及国际组织所生成的制度及规则，又因为不同的尺度而有所差异。

1．国际标准：WlPO

WIPO在参阅了数个国家对于商标共存情况的处理后，认可了共存协议的存在。但同时也考虑到了商标共存对于消费者可能产生混淆的可能性，故其对于“诚实地同时使用”(honestconcurrent use)的要求颇为严格，甚至给出了若干衡量准则，其中就特别提到了致使消费者产生混淆的可能性的因素。除此之外，面对之前已经达成共存协议，然而随着情势变更两商标间又出现冲突之类的问题，WIPO给出了具有参考意义的合同订立模版[6]，建议合同双方谨慎选择争议解决方式，以避免解决此类分歧花费时间过长。

2．国外判例

(1)美国

美国是较早提出商标共存的国家，但其对于商标共存的态度，却一直徘徊于意思自治与公共利益的考量之间。仔细推敲不难发现，即使法院出于意思自治的考虑而确认共存协议的效力，其前提也必须是建立在不损害公共利益的基础上的。美国商标初审和上诉委员会在Ron CauldwelI案中明确，针对该案其裁判的标准只关注共存协议，而不考虑任何外部政策因素。然而其实做出这一决定的背景是，双方之前签订的协议明确标明了被授权方可以使用的商品类别，而且约定面对可能出现的混淆时，双方应互相知会并友好协商予以解决。

然而在案件中，异议方声称协议内容模糊，法院认为协议中对于共存商标的类别已用序列号编明，不存在模糊一说；另一有关合同没有“对价”的提法，法院也认为合同因异议方获权使用商标而实现了对价。第二巡回上诉法院在Times Mirror Magazines案中面对原告要求取消共存协议的请求，指出如要求判定合同无效，前提得是“合同的继续有效将导致公共利益遭受严重损害”，且若要赢得这一诉求必须提供比证明商标构成混淆之虞还要强的证据。由此看来，美国法院还是将共存协议当做合同来对待的，而且只要不涉及重大公共利益问题，协议的效力还是可以得到保证的。

(2)法国

法国对于商标共存协议的观点更倾向于从传统理论中寻找类同。例如，巴黎上诉法院在1989年的一个案子中就把商标共存协议当作与商标授权类似性质的合同。[13]也有人认为是对于《法国民法典》第2044条关于达成书面和解协议的一种衍生。[14]而另一位学者A.Bouvel则认为商标的独特性在预防和解决商标争议问题上作用至关重要，[15]因此对于相同或类似商标“划疆而治”或者划“类”而治是共存合同的必要条款，且需明确标注。

(3)英国

美国苹果电脑公司在英国面临的一桩与另一颗“苹果”间的官司可谓商标共存领域标杆性的一案。苹果电脑与苹果音像公司(Apple Corp．)两家公司注册的商标中都含有英文“苹果”字样，且差异不大。一方是电脑生产厂家兼软件供应商，另一方是主营“披头士”乐队音乐的厂家。双方之前已签订了商标共存协议，约定苹果电脑在电子产品、电脑软件、数据传输和处理以及与上述产品相关的服务和产品上独占地使用其商标；而另一家苹果则对于现有和将来的音乐创作上拥有独占使用权。看似有效平息争端的共存协议在苹果电脑推出了iTunes音乐商店后又掀波澜。用户可以通过使用iTunes和iPod从这两者处下载音乐。法院在审理过程中始终围绕的一个问题就是，产品提供的究竟是什么？产品背后的到底是哪种产业？法院站在一个普通消费者的立场，认为从iTunes音乐商店下载音乐时消费者不会认为是和苹果音乐公司有关联，因为苹果电脑扮演的角色是零售商而非唱片公司，所以苹果电脑的标识使用没有产生使消费者混淆产品来源的可能性。故而苹果电脑不构成侵权。

从以上案例中不难发现，前期商标共存之所以得以相安无事，很大程度上依赖于共存协议的签订。然而随着类似“苹果案”的出现，人们又发现单纯地依靠协议无法一劳永逸。“苹果案”的特殊性之一就在于，双方之前就有达成过共存协议，但出于解决眼下争端目的而订立的协议由于业务拓展的无法预计性又再引争议。这就引发了人们对于剥离共存协议的外壳后的商标共存制度的思考。而当这样的问题被提呈至法院时，除了对于既存协议予以考虑外，法官几乎可谓将案件审理一切推倒重来，再次从事实出发判定争议商标是否有共存的理论与事实依据。这样的操作无疑会带来另一个棘手的问题：当共存遭遇混淆，谁者胜？

二、共存与混淆之争

商标的重要功能之一就是帮助消费者辨认商品或服务来源，如果对消费者而言不存在辨认上的被误导，自然也就不存在商标侵权一说。商标侵权的判定标准也就因此聚焦在是否使相关消费者产生混淆或误认。要厘清共存与混淆的关系首先要明确混淆的表现形式以及判定标准。遗憾的是我国现行的《商标法》中没有明确提到“混淆”作为商标侵权的标准。只是在最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第9条和第11条提到了“以消费者的‘误认’或‘混淆’作为判断商标是否‘近似’，以及商品是否‘类似’”。[17]但具体的操作方法，除了上述司法解释第10条提到的三条认定商标相同或近似的原则外，法律还是留有相当一部分空白的。

参考国外立法司法的经验，混淆标准的设定依据各国对于商标法的保护强度不同而各有差异。而美国作为典型的从保护消费者角度出发建立商标侵权标准的国家，其做法值得借鉴和研究。虽然在《兰哈姆法》中也只是提到“一旦在申请人的物品上使用有可能引起混淆、误解或欺骗”时不予注册，但至于怎样才能算是“引起混淆”，法官的着眼点还是落在了大量的既存判例上。

美国各州根据各自的政策倾斜和“遵循先例”(stare decisis)原则，总结出了一系列综合考虑因素，例如第四上诉巡回法院的7要素、第九上诉巡回法院的8要素、第三上诉巡回法院的10要素等不同的方法。通过概括这些方法，不难看出几乎所有的判定标准都是围绕以避免消费者混淆为导向的，并加以其他因素统筹考虑。尽管在统筹的方法和侧重点上各州各有千秋，但是从保护时间、保护对象和保护内容上来看，大致可以看出美国法对于混淆范围确实有扩张的趋势。

从保护时间上来看，混淆不再仅限于对消费者在决定购买某一产品或服务时能否产生导致其疑虑的因素，甚至关注起最初兴趣产生购物兴趣时是否会给他们带来困惑(initial interest)。而在保护主体方面，除了普通的相关购买者外，美国法官还留意到了潜在的消费群体，提出了“消费后的混淆”(post sale confusion)这一个概念，为的就是防止由于在先购买者购买的商品对于在后的、可能成为该商品拥趸的消费者产生误认从而转向恶意使之产生混淆的厂家。就保护的内容上，混淆也不再局限于对于商品或服务来源的识别上的错误认知，还包括对于赞助来源的混淆(sponsorship confusion)。从这三方面可以看出法院对于混淆的界定正在逐步扩展。同样的，欧洲法院同样日益降低了被可归入混淆范围的门槛。

在明确了混淆的楚河汉界后，回头反观商标共存制度。商标共存解决的是两个或多个相同或近似商标同时存在的情形。这就意味着这些近似的商标很有可能构成侵权法意义上的“混淆”。因此法院在审查商标共存协议时，都不约而同地警惕着防止对于“混淆”的越界：第一巡回法院的法官就指出“如果两商品间在市场上经过了很长一段时间的共存却又不存在实际混淆的现象，那就是证明几乎不存在混淆之虞的极有力的证据。”第七巡回法院：“当事人在芝加哥地区共存了6年而无一例混淆之诉，法院认为这有力地证明了在这么长的一段时间内，原告未能搜集到证明有混淆的证据。”《反不正当竞争法重述》第三版中也提到“如果当事人在同一地理区域内都长时间大量使用各自的商标，在一些案子中没有证据表明存在实际混淆就可以被认为是当事人的使用不构成混淆之虞的依据。”

综合看来，国际上处理混淆和商标共存的紧张关系时并未表现得捉襟见肘，反而坚定地立足于不致混淆为前提，再而进行商标共存与否的讨论。

三、我国的尝试

(一)法律规范之基础

由于之前各地法院对商标的混淆标准的判定尚未达成一致，都还处于致力于对侵权判定的研究中，对于有类似可能性的都倾向于判定会产生混淆的可能性，故而判定侵权的概率较大。其实在我国，对于是否允许商标共存虽没有法条和司法解释明文支持，但从相关的法条中可以推断出我国并非对商标共存大门紧闭。我国商标法实施条例第十九条规定：“两个或两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，分别以相同或者近似的商标在同一天申请注册的，各申请人应当自收到商标局通知之日起30日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。同日使用或者均未使用的，各申请人可以自收到商标局通知之日起30日自行协商，并将书面协议报送商标局。”由此可见，当两名商标申请人同时提出申请且能证明使用时间相同时，若能相互间达成协议，商标局是接受其注册的。此时彼此的商标就可能是近似的，而双方达成的协议也有可能是商标共存协议。这些隐含在法条内的“可调幅空间”一直未被正式认可，直到最高法院完成了对“鳄鱼”案的审判。其中提到了“在能够实际区分商品来源的情况下，即便被诉标识或其主要构成要素与注册商标具有一定程度的近似性，亦不应当认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，否则与商标法保护商标权的立法意图相背离。”[26]这可以被视作是打开了商标共存的一扇窗户。而且最高法院得出的结论与国外的做法保持一致，即如若商标得以共存，其势必建立在不会混淆商品来源的基础上的。

(二)“商业成功”规则

“鳄鱼”案与英国“苹果”案的一个相似之处就在于双方都签订过商标共存协议。但“鳄鱼”案中的拉科斯特公司和鳄鱼国际公司的共存协议是在除中国大陆外的其他地区签订的。双方之所以在大陆地区诉至法院，除了为争夺广大的利益市场外，很重要的一个原因就是我国大陆目前对于商标共存制度规制的缺失，使得双方有机会绕过牺牲各自利益而达成的共存协议，转而为全面占领市场而对簿公堂。最高法院在参考了双方在亚洲其他国家和地区的商标共存情况以及诉讼结果后，又将双方在中国市场的实际情况纳入考虑范围。

判决书中还承认鳄鱼国际公司在中国大陆地区取得的商业成功，并以此作为相关公众不致混淆的因素之一。尽管全案最终以维持原判，认定拉科斯特公司败诉即鳄鱼国际公司不构成侵权而告终，但最高院还是要求双方注意明显区分相关使用环境和状态。面对有关混淆的判定，法院特别提到：“主要是要求相关标识具有不产生市场混淆的较大可能性，并不要求达到任何人在任何情况下均绝对不会误认的程度，认定因复杂的历史渊源和现实状态而具有一定近似因素的相关商业标识是否近似时更应如此。”

在该案的审理中，最高法院提到的“商业成功”规则，这在国内颇为鲜见。商标领域的商业成功主要指涉诉商标由于事实上取得了在该领域的优势性地位，法院认可商标权人为其地位的取得所付出的努力。因而在认定是否存在商标侵权或混同时，予以适当考虑。不同于其他严谨的法理推论，商业成功更多的是政策指导上的意义，可以说是出于对社会经济效益的考虑才构架出来的制度。从理论上讲，商业成功规则在一定程度上是对商标在先注册制度的背离。但作为商标共存的一个考虑因素，其实质还是为在后商标撑出的一把额外的保护伞。

(三)历史渊源规则

因为曹操的一句“何以解忧？唯有杜康”而闻名遐迩的名酒杜康，在实际生活中由于当年在商标注册过程中的一些不规范以及当初政府介入协调，导致了只有伊川杜康申请了注册商标，而另外两家汝阳杜康、白水杜康可免费使用。在这样的协调下就出现了同时存在三个“杜康”的窘境。之后由于白酒销量的日趋看好，三方逐渐就当初的协定出现了矛盾，并先后向商标局申请商标注册。由于期间河南两公司达成了整合计划，最后形成的格局就是河南伊川“杜康”对于白水“杜康”的商标争议。北京一中院在审理此案中[28]提出：“双方在长期使用杜康这一品牌时，各自形成了不同的市场和消费群体。因此维持白水杜康商标的注册。”三个杜康案的纠纷持续了近二十年。虽然此间各个法院在审理此项纠纷时没有明确提到“共存”的具体理论依据，但是从判决中可以窥见法院还是倾向于允许同时具有历史渊源的商标同时共存。但是在允许共存的同时，也指明了共存的原因之一就是双方在杜康酒之前都加注了各自特有的地名。由此可见，在认定商标共存时，地域因素是重要衡量标准。

(四)显著性规则

恒升集团是主营电脑的厂家，于1993年获得核准。恒生电脑于1998年获得商标核准。法院认为虽然“恒生”也获得了注册商标，但法院在审判时并未将行政机关之前认定商标注册的因素考虑在内，相反而是单纯从事实角度进行分析和评判。[29]二审虽然以和解结案，但在和解协议中双方还是同意为避免消费者的混淆和误认，各自就自身商标的不同点加以强化。整体而言，法院默认了两个商标的同时存在，但是前提是双方都各自加强自有商标的显著性。

四、判定商标共存的注意点

(一)共存协议有效之语境

商标共存协议的定性如何？究竟是将其视作一纸合同，法院应当充分尊重合同当事人的意思自治，还是将其列为特殊对象，需要加入其他因素予以通盘考虑呢？就我国而言，虽然最高法院的判决为商标共存的通行亮出了一盏绿灯，但并非所有相同或近似商标的所有权人就可以据此随心所欲地相互签订共存协议而置消费者的立场以及国家利益于不顾。另外，站在商标所有权人的立场来看，在一定的情况下他们也不希望看到此类情形的发生。例如Chanel，Gucci和Coach的手提包在某几款的商标图案上十分近似。

如若三方只是签订了一项宽泛的商标共存协议，允许三方在手提包领域共存，除了对于该品牌有充分研究的消费者外，对于普通购买者而言，很可能因为三者图案相似而将其张冠李戴。这不仅是对普通大众的一种变相欺骗，作为商家自身而言，特别是市场价值较高的商家，也不愿自身的品牌价值被他人“搭便车”，毕竟手提包作为某种意义上彰显身份的标志，不同品牌定位人群也各不相同。然而当商家自身调节机制失灵时，法院就应该出于对公共利益的考虑而予以干预。

(二)共存协议缺失之语境

如果说我国现行《商标法》的诸多关于注册的规定以及有效共存协议针对的是事前预防，那么本节讨论的商标共存更多的侧重于事后处理的问题。由于我国对于“混淆”特征的界定模糊不清，在一定程度上干扰了对于商标共存的判定，但是这不应该成为法官自由裁量权的又一延展。可预测性与稳定性是法律规范的基本性质，公民从成文的法律中寻找不可触碰的红线，那么法律也有义务维持这根红线位置的持续性与稳定性。既然现存体制内没有明确界定，那么笔者认为在裁定是否能够予以商标并存时至少应将以下几点列入考量范围，酌情予以判决：

首先，共存的前提就是双方不约而同地使用了相同或近似商标。因此“善意”成为首要衡量标准。英国在1994年的《商标法》中称此为“honest concurrent use”。[30]商标法既保护商标权人的权利，但同时也并非罔顾消费者的信赖利益。如果说商标共存是现行《商标法》为促使商业繁荣而作出的让步的话，那么这一特例的底线无疑将是善意使用。商标共存的诞生绝不等同于容忍诸商标持有人“挟天子以令诸侯”，如果是出于非法目的而刻意造成共存的现象，进而迫使行政或者司法机关承认其商标的可存在性以及可注册性，是绝不可取的。“生米煮成熟饭”绝不能成为常态，因为这既削弱了商标得以让普通消费者通过识别商标来选取自己信任的品牌的功能，也背离了最初商标共存制度设立的初衷。

其次，分析互相冲突的当事人各自商标力度如何。商标能否共存归根到底还是取决于是否对于消费者的辨认可能产生混淆。而商标的力度主要从两方面考虑：一是商标本身的显著性，二是其获得第二含义的情况。一般而言，商标的显著性越高，被允许共存的可能性越小。因为具有卓越设计和巧妙组合的商标被雷同从概率上可能性很小，这也从反面更容易证明对方可能存在恶意模仿的意图。至于第二含义的取得，法院在裁决商标侵权案件时，通常会考量商标权人在维护品牌知名度和显著性方面做出的努力，例如广告的投入的经费多少。此外，由于驰名商标享有的高度声誉以及其麾下聚集的大批忠实客户群，一般对于驰名商标的共存认定应保持高度警觉。

再者，审判者要着眼于相关商标共存的时间。商标共存作为对已有相同或近似商标给出的退让，并非释放出对于此类商标的准入标准予以降低门槛的信号。当较之新兴的在后使用者，在先使用者已经在市场上存在了相当长的时间时，即使无法预计其商标在受众中的显著性如何，也可以从时间上合理推断出其拥有一定市场认可度。

另外，地域性原则仍应被强调。虽然当今世界经济交流日趋紧密，很多品牌都拥有世界知名度，但是对于作为例外情况的共存而言，并不是所有商标法传统的理论都会被推翻。“鳄鱼”案并不是树立了以双方是否有过共存协议为依据的先例。相反，法官在办案时更应分析国内外的不同国情从而审慎处之。不同地域对待同一品牌的评价很难做到众口一词，过分依赖他国判例，从而推断出双方的过错分配无疑太过武断。

最后，为防止权利人“躺在权利上睡觉”现象的出现，法院还可适当考虑引入“退出机制”。即一旦一方当事人通过自身努力使自有品牌的影响逐渐扩大至相当程度时，为防止另一方当事人免费“搭便车”，应该在允许同意共存协议生效或判定双方权利共存的同时设置一个退出条款，标明当一方品牌影响扩展至何种程度时双方的共存协议应当重新商定。至于程度的把握，双方可以通过以不穷尽式的举例来实现。例如：当协议签订时双方皆仅为一般注册商标，而当一方被行政部门认定为驰名商标时，可认为情况发生了“实质”的改变从而理应重新签订协议；再者，当一方因为大量的广告投入或因其创意独特而在社会上引起热议并且持续较长时间时，也可被认定为触发了重新商谈共存协议的机关。

当然，值得指出的一点就是，公共利益在整个商标共存制度中还是应该被视作“黄金准则”。因为法律的作用归根到底还是为了服务社会的发展，立法内容所折射出的轻重缓急也应该始终与社会的发展程度保持一致。鉴于此，商标共存领域也应该对一些特定领域设置严格的禁区，以防止商标权利个体的利益大幅凌驾于公共群体利益，典型的一个例子就是医药行业内功效不同的药品名称。[31]由于药品是用来治愈疾病的，而其本身的医学名称又太过晦涩，所以普通消费者往往会通过商标来进行识别以及购买。此时，法律不能要求消费者的老练程度(sophisticated consumer)从而对各个药品进行辨识，而是应该发挥自身的调节功能，禁止可能导致消费者误购的任何共存。

商标共存的提出，是我国司法机关应对经济全球化背景下公正执法所展现出的积极姿态，同时也是理论研究上的重大革新。然而新兴制度的提出难免有所偏颇，只有正确把握消费者与商标汉所有人的利益平衡，防止权利人利用法律给予的“额外优惠”构织垄断，才能将此制度更好地立用于司法实践，更好地服务于社会经济。