对《从一起商标侵权案看对〈商标法〉中“使用”和“商品”的理解 》的讨论意见

通常来说，商标主要是注册了，都会受到法律的保护。但是有时候，自己对商标知识不了解，同样很容易被别人侵权的。所以，我们要了解更多的商标知识。那么，今天我们就一起去探讨一下《从一起商标侵权案看对〈商标法〉中“使用”和“商品”的理解 》一文吧。

案情回放

10月13日，本版刊登了《从一起商标侵权案看对〈商标法〉中“使用”和“商品”的理解》一文，文中所述案情为：A公司为了获得C公司加工一批夹膜玻璃的业务（要求原料PVB中间膜使用进口产品），未经S-LEC注册商标权利人B公司的同意，擅自在外印制了50张有“S-LEC”字样的商标标志，并将50件国产PVB中间膜标志更换为S-LEC标志。A公司将更换后的PVB中间膜放置在生产车间内供C公司考察。C公司考察后，对这批标有“S-LEC”字样的PVB中间膜的真假持怀疑态度。综合其他因素，A公司最终未能获得这笔业务。之后，A公司在加工业务中使用了其中的10件PVB中间膜。4个月后，工商执法人员根据举报，对A公司剩余的40件标有“S-LEC”字样的PVB中间膜予以查扣。经S-LEC注册商标权利人B公司鉴定，该批PVB中间膜属于侵权产品。

执法人员在两个焦点问题上产生意见分歧。第一个问题是A公司的行为是否属于《商标法》意义上的“使用”。第一种观点认为不属于，第二种观点则认为属于“使用”行为。第二个问题是A公司给C公司考察的标注有“S-LEC”字样的PVB中间膜原材料是否属于《商标法》意义上的“商品”。第一种观点认为不属于“商品”，第二种观点认为属于“商品”。执法人员最终认为A公司的行为构成商标侵权。

讨论意见

（一）

本案A公司的行为属于《商标法》第五十二条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”侵权行为。

本案承接印制商标标志的当事人如果是商标印制单位（指依法登记从事商标印制业务的企业和个体工商户），其承印有“S-LEC”字样的商标标志的行为，违反了《商标印制管理办法》第七条“商标印制单位应当对商标印制委托人提供的证明文件和商标图样进行核查。商标印制委托人未提供本办法第三条、第四条所规定的证明文件，或者其要求印制的商标标识不符合本办法第五条、第六条规定的，商标印制单位不得承接印制”的规定。

该《办法》第十三条规定： “商标印制单位违反第七条规定承接印制业务，且印制的商标与他人注册商标相同或者近似的，属于《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述的商标侵权行为，由所在地或者行为地工商行政管理局依《商标法》的有关规定予以处理。”所以，该商标印制单位的行为属于《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的”侵权行为。

如果本案承接印制的当事人是未依法登记从事商标印制业务的当事人，其行为属于《商标印制管理办法》第十二条规定的“ 擅自设立商标印刷企业或者擅自从事商标印刷经营活动的”行为，还构成《印刷业管理条例》第三十四条所指的“擅自从事印刷经营活动”的行为。应依据该《条例》第三十四条“违反本条例规定，擅自设立印刷企业或者擅自从事印刷经营活动的，由公安部门、工商行政管理部门依据法定职权予以取缔，没收印刷品和违法所得以及进行违法活动的专用工具、设备，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定予以处理。

（二）

笔者认为应根据A公司前后两个行为的具体情况分析定性。

第一个行为是A公司将更换过商标标志的PVB中间膜供C公司考察。本案中，A公司将国产PVB中间膜的商标标志擅自更换成S—LEC注册商标标志，供C公司考察这一行为，属于《商标法实施条例》第三条所称的“商标的使用”中的“展览”范畴，应定性为《商标法》第五十二条第（四）项的反向假冒侵权行为。由于A公司更换过商标标志的PVB中间膜没有对外出售，也无标价，因此其非法经营额应根据《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2004〕19号）第二十条第一款的规定，按照B公司S—LEC牌同种PVB中间膜的市场中间价格计算；无法确定中间价格的，依据《商标法实施条例》第五十二条的规定，按非法经营额无法计算的情形处理。

第二个行为是A公司利用更换过商标标志的10件PVB中间膜加工成夹膜玻璃。如果A公司在其后的加工业务中，所加工的涉案夹膜玻璃产品及其包装、说明书、合格证等上面，标注了S—LEC注册商标，或者该商标与夹膜玻璃产品上其他商标相比更加突出、醒目，足以使相关公众误认为S—LEC注册商标是夹膜玻璃商标，或者误认为夹膜玻璃与B公司存在某种特定的关联，那么，A公司构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为。该行为与更换商标标志行为之间的关系属吸收违法。此时非法经营额的计算可分为两部分：一是由10件更换过商标标志的中间膜所加工成的夹膜玻璃如已交付，以交易的实际价格、数量计算；如果加工的产品还未交付，以其书面合同或口头商议的价格计算；没有定价的，按照利用B公司S—LEC牌PVB中间膜生产的夹膜玻璃的市场中间价格计算；如果无法确定中间价格，则以非法经营额无法计算的情形处理。二是未使用的40件假冒S—LEC牌PVB中间膜的非法经营额，以S—LEC牌同种PVB中间膜的市场中间价格计算。如果A公司在其生产的涉案夹膜玻璃上没有标注S—LEC注册商标，则应对A公司的上述第一种行为依法予以处理。

（三）

PVB中间膜是当前市场上制造夹层、安全玻璃用的最佳黏合材料。A公司生产、加工的产品是夹膜玻璃，对外销售的产品也是夹膜玻璃而并非PVB中间膜。消费者面对A公司生产、加工的产品是夹膜玻璃，而夹膜玻璃不是侵权商品，没有混淆误认的可能。标有“S-LEC”字样的PVB中间膜也没有对外销售，不会有损害事实的发生，A公司不构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为。

但是，笔者认为，A公司未经S-LEC注册商标权利人B公司的同意，擅自在外印制了50张有“S-LEC”字样的商标标志，并将50件国产PVB中间膜标志更换为S-LEC标志的行为，构成《商标法》第五十二条第（三）项“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”行为。中国人大网《商标法释义》对《商标法》第五十二条第（三）项的释义为：“所谓‘伪造’，是指不经他人许可而仿照他人注册商标的图样及物质实体制造出与该注册商标标识相同的商标标识；所谓‘擅自制造’，主要是指未经他人许可在商标印制合同规定的印数之外，又私自加印商标标识的行为。伪造与擅自制造有一个共同的特点，即都是未经商标注册人许可的行为。其区别前者商标标识本身就是假的，而后者商标标识本身是真的。”

（四）

笔者认为应分两种情况来定性A公司的行为。

1.被更换的标志是注册商标。

本案中，A公司表面上实施的是一个更换商标的行为，实际上包含两个独立的违法行为：一是擅自更换涉案国产PVB中间膜上的商标标志，并将该更换标志的PVB中间膜放置在生产车间内，作为其拟为C公司加工夹膜玻璃的备选原料的行为，侵犯了被更换的注册商标专用权，构成《商标法》第五十二条第（四）项规定的反向假冒行为。二是擅自在涉案国产PVB中间膜上使用S-LEC注册商标的行为，侵犯了S-LEC注册商标专用权，构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为。那么，对这两个商标侵权行为能否分别处罚、合并执行呢？《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2004〕19号）第十三条规定：“实施刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标犯罪，又销售该假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。实施刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标犯罪，又销售明知是他人的假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当实行数罪并罚。”比照此规定，本案中对A公司的上述两个商标侵权行为也应分别处罚、合并执行。笔者认为，对上述两个商标侵权行为不应以构成想象竞合或法律竞合为由，只选择其中一个商标侵权行为对A公司进行处罚，否则无法让S-LEC商标与被更换的商标同时得到平等的保护。

2.被更换的标志是未注册商标。

根据《商标法》第五十二条第（四）项的规定，构成反向假冒商标侵权行为一个必要条件是被更换的商标是注册商标。因此，本案中，若被A公司更换的标志是未注册商标，则A公司仅构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为，也就不存在分别处罚、合并执行问题。

（五）

1.A公司擅自托人印制S-LEC商标标志，构成《商标法》第五十二条第（三）项规定的“伪造他人注册商标标识”的侵权行为；如果擅自印制的S-LEC标志，与S-LEC注册商标标志不尽相同的话，构成《商标法》第五十二条第（五）项规定的其他商标侵权行为。此商标侵权行为的非法经营额，按侵权标志的价值计算。

2.A公司在50件国产PVB中间膜上，擅自换上其自行印制的S-LEC商标标志，是基于商业促销目的，因此，涉案的PVB中间膜属于《商标法》所称的“商品”，该更换标志的行为构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为，非法经营额按更换标志后的50件涉案PVB中间膜的价值计算。涉案PVB中间膜未单独销售，也无销售标价，因此，涉案PVB中间膜的价值按真品S-LEC牌PVB中间膜的市场中间价计算。

3.A公司在商务洽谈中展示、介绍贴附侵权商标的PVB中间膜，属于在该商品上使用侵权商标，构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为，非法经营额也按涉案PVB中间膜的价值计算。

4.A公司使用擅自贴附S-LEC商标标志的涉案PVB中间膜加工的夹膜玻璃，如果未再保留S-LEC标志，销售该夹膜玻璃时也未使用S-LEC商标介绍PVB中间膜，那么，A公司该行为中不存在对S-LEC商标的使用，也就不侵犯S-LEC注册商标专用权。

如果A公司加工的夹膜玻璃仍留有S-LEC商标，那么，相关公众只要接触该夹膜玻璃，就能看到S-LEC商标，并会误认为该夹膜玻璃使用了S-LEC牌的PVB中间膜，但应当不会误认为该夹膜玻璃是S-LEC牌。在此情形下，夹膜玻璃内的PVB中间膜，仍属于侵犯S-LEC注册商标专用权的商品。A公司销售该夹膜玻璃时，也就随同销售了侵犯S-LEC注册商标专用权的涉案PVB中间膜。因此，A公司利用涉案侵权PVB中间膜加工夹膜玻璃，并在夹膜玻璃上保留S-LEC商标的行为，构成了《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的”侵权行为。在此情形下，A公司商标侵权行为的非法经营额，是指其加工中已用的10件侵权PVB中间膜，以及库存的准备继续用于加工的40件侵权PVB中间膜的价值。由于涉案侵权PVB中间膜无单独销售标价，因此，其价值应按真品S-LEC牌PVB中间膜的市场中间价计算。

A公司实施的以上4项商标侵权行为，相互之间具有目的行为与手段（方法）行为的牵连关系，应按一个行政违法行为处理，即按照“分别适用但同种处罚不重复”原则，分别指出A公司以上行为的违法性，按涉案50件侵权PVB中间膜的价值认定其非法经营额，但仅对其实施一次行政处罚。

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