“涉外定牌加工”争论几时休

一、问题的由来

由于商标具有“辨认商品来源”的实质属性，所以，商标法根本原理是避免“混杂”商品来源。“涉外定牌加工”从基本上不违背商标法的根本原理，但长期以来，却成为业内争论不休的问题。

A公司是我国沿海地域的一家服装企业，因具有先进的消费设备、高素质的员工和科学的管理制度，该公司连续多年博得了B公司(国外的一家知名服装品牌制造商)的定牌加工业务。所谓定牌加工，亦称为贴牌加工，是指承揽人依照拜托人的请求消费商品，在商品上运用拜托人指定的商标，所消费的商品全部由拜托人包销的一种商品消费方式。

依据定牌加工能否具有涉外要素，可将定牌加工分为国内定牌加工和涉外定牌加工。由于B公司属于外国公司，故A公司所承揽的定牌加工业务属于涉外定牌加工业务。确切地说，A公司是依照B公司的技术规范和产品规格消费服装，在服装上运用B公司在国外注册的商标，所消费的服装全部由B公司在国外包销。另需阐明的是，本文所讨论的涉外定牌，仅限于“定牌”产品全部由拜托人在国外包销的情形。

在2010年10月之前，A公司因承揽B公司的定牌加工业务取得了显著的经济效益，全公司60％以上的利润来自于B公司的定脾加工业务，但是，自2010年11月起，虽然B公司的订单和报价均有所上升，A公司承揽B公司的定牌加工业务所取得的利润却明显降落了。随同着A公司利润的降落，国度从A公司所取得的税收也相应地减少。

A公司的利润为什么会明显降落呢？其缘由在于，为了防止潜在的法律风险，A公司将贴牌工序转移到了国外，从而招致消费本钱的大幅度进步。详细地说，A公司所消费的、运用B公司在国外注册的商标的服装，并不是简单地在定牌服装的包装袋上印制一个商标或者将纸质的商标标识贴在服装上，而是采用机器刺绣工艺将构成商标的文字和图案直接“绣”在了服装上。由于贴牌工序的工艺请求较高，且转移贴牌工序触及消费线的调整，而国外的消费本钱又很高，故调整贴牌工序后，A公司的利润大幅度降落了。

既然将贴牌工序转移到国外会招致消费本钱的大幅度进步，A公司为什么要转移贴牌工序呢?该公司的担任人解释说：C公司针对《相似商品和效劳辨别表》第二十五类中的2501、2502等相似群中的商品(服装类商品)，向商标局申请并获准注册了一件商标，该商标中的图案与B公司在国外注册的商标中的图案在视觉上根本无差异，孤立地停止两者比对，能够以为，A公司承揽上述定牌加工业务所运用的商标与C公司在国内注册的商标属于同一种商品上的近似商标。

这就意味着，依据原《商标法》第五个二条第(一)项的规则，A公司的行为至少在“字面上”属于进犯商标专用权的行为[1]。而在此之前，浙江、广东等地已有数家企业因承揽涉外定牌业务所运用的国外注册商标与别人在国内注册的商标属于同一种或者相似商品上的相同或近似商标，被法院的生效判决认定为侵权。为了防止因商标侵权纠葛而堕入被动，在与C公司协商未果的状况下，A公司果断地将贴牌工序转移到了国外，从而确保了定牌服装的消费和出口能在不受干扰的状况下平稳停止。

固然A公司经过调整贴牌工序，防止了商标侵权纠葛，但该公司也因而遭受了较大的经济损失。值得留意的是，相似A公司这样的因承揽涉外定牌加工业务而遭到国内注册商标搅扰的状况并非个别现象，仅A公司所在的某市工业园区，就有30多家企业因拜托人指定的国外注册商标与别人在国内获准注册的商标属于同一种商品或者相似商品上的相同或者近似的商标而遭到了种种搅扰，招致定牌业务的利润因转移贴牌工序而显著降落，以至因转移贴牌工序的本钱太高而被迫放弃定牌业务。

这种情况不只使承揽涉外定牌业务的企业遭到了经济损失，也使国度所取得的税收相应地减少，并且国内商标注册人也没有取得实践利益。这种商标注册人并没有真正获利、而承揽人和国度的经济利益却遭到损失的情况无疑是有悖于法经济学的根本原理的。由此可见，涉外定牌惹起的国内商标法律问题依然是一个有待廓清的问题。

二、相关学说

因涉外定牌而惹起的国内商标法律问题并不是一个新问题，在过去的十几年中，学术界、司法界及实务界对此类问题多有讨论，为此，有必要回忆相关的学说。

在拜托人指定的国外注册商标与别人在国内注册的商标属于同一种商品或者相似商品上的相同或者近似的商标的状况下，针对承揽涉外定牌业务能否进犯国内商标专用权的问题，大致上有否认说、肯定说、折中说和侵权例外说四种观念。

否认说以为，虽然涉外定牌加工的产品是在我国境内消费的，但作为商品却全部在中国大陆之外销售，因而，该行为绝对不会有任何产生混杂的可能性，以至不构成商标法意义上的运用，故不能认定该行为进犯中国大陆的注册商标专用权。

肯定说以为，商标侵权的认定不请求实践混杂，有混杂的可能性即构成侵权，由于境外商标与中国大陆的注册商标属于同一种或者相似商品上的相同或近似商标，且消费行为
发作在中国大陆，存在混杂的可能性，故应将这种行为认定为商标侵权行为。

折中说以为，在境外商标与中国大陆的注册商标属于同一种商品上的相同商标的状况下，承揽涉外定牌加工业务的行为构成侵权；在境外商标与中国大陆的注册商标不属于同一种商品上的相同商标的状况下，承揽涉外定牌加工业务的行为不构成侵权。需求阐明的是，折中说所指的“不属于同一种商品上的相同商标”的状况，主要是指境外商标与国内注册商标属于同一种商品上的近似商标，或者属于相似商品上的相同或近似商标的状况。

这是由于：其一，在境外商标与国内的注册商标不相近似或者所运用商品不相相似的状况下，承揽人的行为明显不构成侵权，而国内的商标注册人普通也不会指控承揽人侵权；其二，《最高人民法院关于审理商标民事纠葛案件适用法律若干问题的解释》第九条和第十一条在分别解释原《商标法》第五十二条第(一)项中的“商标近似”与“商品相似”的概念时，本质上引入了“混杂”这一要件，也即只要在容易惹起“混杂”的状况下，才干认定商品相似或商标近似，而涉外定牌明显不可能惹起“混杂”，故折中说在讨论涉外定牌能否进犯国内的注册商标专用权时，防止采用“同一种商品上的近似商标，或者相似商品上的相同或近似商标”这样的表述。

折中说的理由是：关于在同一种商品上运用相同商标的行为来说，混杂不是侵权的构成要件，或者说在这种状况下能够直接推定混杂成立，故即使涉外定牌的商品不在中国大陆销售，其行为也构成侵权。

侵权例外说以为，承揽涉外定牌加工业务普通不进犯国内的注册商标专用权，其理由是：涉外定牌商品与国内注册商标专用权人商品的市场不同，在市场不同的状况下，涉外定牌既不可能产生混杂，也不可能对国内注册商标专用权人的利益构成理想和潜在的损伤，而权益不过是利益的法律表现而已，故不能因域外商标与中国大陆的注册商标属于同一种商品上的相同商标而认定承揽涉外定牌加工业务的行为进犯国内的注册商标专用权。不过，侵权例外说也以为，假如行为人在国外歹意抢注中国大陆的、具有较高名誉的注册商标后，又拜托中国大陆的企业为其承揽涉外定牌业务，则应当将这种行为认定为侵权行为。

三、对上述学说的评析

上述四种观念均以原《商标法》第五十二条第(一)项的规则为根据，只是由于人们对法条的了解不分歧，致使得出了不同的结论。

肯定说契合原《商标法》第五十二条第(一)项的“字面”规则，但是，该观念要么完整无视了混杂在商标侵权认定中的作用，要么机械地经过商品相似和商标近似的比对去断定混杂，而不是在理想的市场买卖中去把握混杂的可能性，其结论在法理上无疑是有失偏颇的，并且不契合《最高人民法院关于审理商标民事纠葛案件适用法律若干问题的解释》第九条和第十一条的规则。

相较于肯定说，折中说减少了承揽涉外定牌业务构成商标侵权的法律适用范围，并在一定水平上反映了商标法的开展趋向。详细地说，2013年8月，全国人大常委会经过了《商标法修正案》，将原《商标法》第五十二条第(一)项合成为现行的《商标法》第五十七条第(一)项和第(二)项。依据现行的《商标法》第五十七条第(一)项的规则，未经商标注册人的答应，在同一种商品上运用与其注册商标相同的商标的，属于进犯商标专用权的行为。这一规则意味着，在原、被告的商标属于同一种商品上的相同商标的状况下，可直接认定被告侵权，无需引入混杂要件。

依据现行《商标法》第五十七条第(二)项的规则，未经商标注册人的答应，在同一种商品上运用与其注册商标近似的商标，或者在相似商品上运用与其注册商标相同或者近似的商标，容易招致混杂的，属于进犯商标专用权的行为。

很明显，折中说在字面上不只契合原《商标法》第五十二条第(一)项的规则，而且也契合现行的《商标法》第五十七条第(一)项的规则。但是，折中说无视了一个根底性的前发问题，那就是国内企业承揽涉外定牌业务时，将拜托人在国外注册的商标用于定牌商品之上的行为在中国大陆终究能否属于商标意义上的运用行为？商品的根本作用是辨认商品的来源，对此，现行的《商标法》第四十八条作了明白的界定。

由于涉外定牌商品未在中国大陆销售，故用于涉外定牌商品上的商标在中国大陆事实上不具有辨认商品来源的作用，换句话说，这种运用并非商标法意义上的运用。现行的《商标法》第五十七条第(一)项固然没有将“混杂”作为“未经商标注册人的答应，在同一种商品上运用与其注册商标相同的商标”的状况下的侵权构成要件予以规则，但适用该法律规则的前提之一必需是商标意义上的“运用”。因而，严厉地说，折中说并不契合现行的《商标法》第五十七条第(一)项的规则，当然也不契合原《商标法》第五个二条第(一)项的本意。

需求进一步阐明的是，在2013年8月立法机关修正《商标法》之前，关于涉外定牌商品上运用域外商标的行为在中国大陆终究能否属于商标意义上的运用问题，最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书给出了否认的结论。固然最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书所要处理的问题并非涉外定牌引发的国内商标纠葛，而是要答复涉外定牌商品所运用的域外商标在中国大陆能否属于“曾经运用并具有一定影响的商标”的问题，但是，该判决书关于涉外定啤商品所运用的域外商标不属于三在中国大陆运用的商标的事实认定，依然有助于人们了解，在二国企业承揽涉外定牌业务的问题上，不应机械地搬用现行的《商标法》第五个七条第(一)项或者原《商标法》第五十二条第(一)项的规则，认定承揽人的行为构成侵权。

否认说与肯定说和折中说的基本不同是，其从理想的市场买卖动身，得出涉外定牌绝对不会在中国大陆产生混杂，并进而得出承揽涉外定牌加工业务运用国外商标的行为在中国大陆并非商标意义上运用的结论。该结论既契合商标法原理，又与最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书的相关结论相分歧。因而，在上述学术观念中，否认说是最有压服力的。

至于侵权例外说，本文以为，行为人在域外抢注我国大陆的、具有较高名誉的注册商标，在域外获准商标注册后拜托中国大陆的企业从事定牌加工业务，所消费的商品全部销往域外的情形确实存在，并且这种行为也确实有悖于老实信誉准绳和公平竞争准绳，但怎样规制这种行为，关键要看涉外定牌商品所运用的域外商标的注册地法是怎样规则的。假如这种行为违背了注册地法，我国大陆的商标注册人完整能够去域外维权，假如这种行为不违背注册地法，我国大陆的司法机关更没有理由将承揽人的行为认定为商标侵权行为。

四、关于“涉外定牌加工”商标问题的深思

“涉外定牌加工”商标问题是商标法根本原理问题，为什么会呈现如此多的“学说”?确实值得认真深思。“涉外定牌加工”发端于我国变革开放初期，是市场经济社会中的一种消费运营形式，是全球经济一体化趋向下的产物。而商标法所维护的商标专用权并非“天赋人权”，其也是市场经济开展到一定阶段调理权益人与社会公众利益的一种法律工具。对商标的维护必需要思索这个大环境，必需思索到社会开展阶段的特性。

“涉外定牌加工”形式使企业成为全球经济一体化的一个根底环节，并为加工企业熟习国际通用规则走向国际市场铺平道路，还能为社会处理就业、为国度积聚税收。由于“涉外定牌加工”的结果是“产品”而不是“商品”，基本就没有流入国内市场与商标权人停止市场竞争，完整没有侵权的可能性，为什么我国一些法院要对“涉外定牌加工”施以重拳打击?笔者留意到，北京市高级人民法院在2004年出台的《关于审理商标民事纠葛案件若干问题的解答》第13问中，明白表态“形成相关公众的混杂、误认是构成进犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权运用商标的人的明白拜托，并且受拜托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能形成相关公众的混杂、误认，不应当认定构成侵权。”

但如此契合商标法根本原理的观念却不得不向某些方面低头，被迫在2006年将该解答删除。这阐明商标法根本原理还没有得到全社会的普遍遵照。最近，有法律学者发表了《新修订商标法适用的几个问题》一文，惹起了社会的普遍共鸣。该文章以为：“定牌加工中商标侵权的定性，可能是综合思索我国国情、开展实践、法律和法理等各种要素的结果，但考量的结果最终要落实到法条之上，以法条为根据。假使以为全部用于出口国(境)外的‘贴牌’(附加拜托人商标)关于我国注册商标专用权并未形成损伤，就要落实于商标法第四十八条规则的‘用于辨认商品来源的行为’等法条的适用，能够据此认定不属于此类商标商品来源的行为。”该文章的观念还是回归到判别“涉外定牌加工”中的“商标”能否“用于辨认商品来源”上。

该文章进一步剖析道：“基于商标权的地域性，外国商标法和商标权不能成为判别在中国发作的‘贴牌’行为能否侵权的根据。在中国受托加工的‘贴牌’产品，只要在进入目的国境内市场时，才触及能否进犯该国商标权的问题，而此时的能否侵权自有外国的执法司法机关去处置，不触及中国为造假地问题。”
    本文以为，无论是商标法根本原理，还是从根本国情动身，“涉外定牌加工”都是一种合法的市场行为，当定牌加工后的产品没有进入中国市场时，“辨认商品来源”与之无涉，在基本上不会呈现混杂商品来源问题，最高法院的相关判决也认可“定牌加工”中呈现的所谓“商标”标签，不属于商标法意义上(在我国)的运用，因而，看待“涉外定牌加工”，应坚持商标法根本原理。我国商标法对商标权的维护半径，还不能触及到“涉外定牌加工”上。关于“涉外定牌加工”的种种争论，应该休矣！