跨类保护并非全类保护 驰名商标维权也有界限

由于驰名商标得来不易，驰名商标所有人尤其注意品牌维权。但是，北京市第二中级人民法院民五庭近日经过调研后发现，很多驰名商标所有人把驰名商标的跨类保护当成全类保护，不分行业不分类别地对其他经营者的近似标志使用行为起诉维权。

随着我国商标战略的深入实施，经营者越来越注重商标培育，驰名商标也随之大批涌现。由于驰名商标得来不易，驰名商标所有人尤其注意品牌维权。但是，北京市第二中级人民法院民五庭近日经过调研后发现，很多驰名商标所有人把驰名商标的跨类保护当成全类保护，不分行业不分类别地对其他经营者的近似标志使用行为起诉维权。“这是经营者对驰名商标司法保护的错误期待。”北京二中院民五庭法官周多说，“驰名商标所有人不加区别的维权诉讼，不仅自身的胜诉率大打折扣，还可能影响其他经营者正常的经营，挤占有限的司法审判资源。”

众多驰名商标维权受挫

萍果牌和“texwood及图”是德士活公司在其服装产品上长期使用的商标，广东苹果公司则在第18类拥有“APPLES”和“苹果图形”商标。1998年4月，后者向商标局申请注册“苹果男人”商标，核定使用商品为第18类，德士活公司就此提起行政异议。国家工商总局商标评审委员会2004年10月就此争议作出商评字〔2004〕第5484号裁定。该文件认定德士活公司的两个商标为驰名商标，但同时指出，在市场上已不致产生混淆误认的情况下，被异议商标与引证商标不构成同一种或类似商品上的近似商标，维持“苹果男人”的注册申请。德士活公司之后提起行政诉讼。

在日前发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告(2010)》文件中，最高人民法院将此案作为具有普遍性指导意义的典型案例予以发布。最高法院指出，在对被异议商标是否复制、摹仿驰名商标进行判断时，如果在申请注册被异议商标之前，被异议人在同类别商品上已经拥有近似的注册商标，法院应该比较被异议商标与被异议人自己的注册商标、他人的驰名商标之间的近似程度。被异议商标与被异议人已经在同类别商品上注册的商标近似程度较高，不宜认定被异议商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿。

周多介绍说，类似的驰名商标维权失败的案件还有不少，如“杏花村”商标行政争议案(入选北京高院2010年度十大知产案)、辉瑞产品公司立体商标侵权案(最高法院2009年度知识产权报告案例)等。

通过调研，北京二中院发现，驰名商标维权受挫案件多有以下特点：维权的商标确曾通过行政或司法程序认定，但原告在维权诉讼中并未理解个案认定原则的含义，而是想当然地将其商标视为驰名商标，并且不再另行向维权案件受理法院请求驰名商标的认定;被控涉案侵权商品或服务存在于任何行业，既包括与原告有关联的行业，也包括与原告没有任何关联的行业;原告经常忽略考虑被告的标志使用行为系商标性使用还是描述性使用;个别案件原告有滥用诉权甚至进行虚假诉讼的嫌疑。

维权注意特殊保护三大限制

据介绍，上述特点主要由3个方面的原因导致。首先，主观上原告已将驰名商标视为拥有特权的商标，从而忽视了对驰名商标的特殊保护亦有限制。相当多的驰名商标所有人在其产品包装上标注“中国驰名商标”字样，很大程度是源于其要求所有相同或不同行业的经营者禁用涉案标志的特权思维，亦是驰名商标荣誉化思维的惯性。其次，客观上原告对被告标志使用行为的性质不予区分，认为只要使用了与其驰名商标相同或近似的标志。均对其驰名商标的权利构成侵犯，对被告使用标志的显著性强弱等因素则不予考虑。最后，则是部分驰名商标所有人利用案件诉讼进行炒作，以期达到提升品牌关注度和知晓度的目的。

周多法官告诉记者，《商标法》第十三条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。但是，如果标志的描述性使用仅是就标志本身含义的正当使用，而非为标明商品来源，那么就不能认定为商标意义上的使用，他人此种方式的使用不构成使用相同或者近似商标，不属于侵犯注册商标专用权的行为。辉瑞产品公司立体商标侵权案就属于这种情形。

据了解，针对驰名商标特殊保护的问题，最高人民法院通过一系列司法解释进行了基础性规范，坚持驰名商标的司法认定的事后、被动、个案和必要性原则，设计了驰名商标司法认定的最高院备案制度，提升了驰名商标司法认定的审级。同时明确，驰名商标特殊保护的范围不以注册为前提，注册驰名商标的禁止效力可以扩张到非类似商品或服务上。

北京二中院调研认为，对通用名称的善意使用，对标志本身固有含义的善意使用均是商标描述性使用，不应认定侵权。“驰名商标所有人不能因为选用某个符号作为商标就获得符号本身的垄断特权，在进行维权诉讼前必须明确被告的标志使用行为属于商标性使用还是描述性使用。”周多说。

周多提醒驰名商标所有人，维权时要明确驰名商标特殊保护的限制。首先，驰名商标是个案认定，其特殊保护仅对于个案有效，既没有溯及力，也不能对任何其他案件和案外人直接发生效力。因此，在驰名商标维权案件中，原告均应重新提出驰名商标认定请求，曾经的驰名商标认定，只能作为曾受驰名商标保护的记录用于参考。

其次是必要性限制。法院认定驰名商标，只能在涉案商标不被认定为驰名就无法维护商标权所有人权益的情况下进行。若原告的涉案注册商标核定使用的商品或服务类别与被控侵权商品或服务相同或类似，则没有认定驰名商标的必要。

最后应注意跨类限制。《商标法》明确规定，驰名商标跨类保护的前提是“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，这就要求驰名商标所有人不仅须举证侵权人主观上有过错，还要举证侵权人对该商标的使用引起了不同行业消费者的混淆并具有利益受损的可能性。