解析商标先用抗辩适用要件

商标法第五十九条第三款规则先用抗辩的适用要件为：

（1）他人在注册商标申请日之前存在在先运用商标的行为；

（2）该在先运用行为准绳上应早于商标注册人对商标的运用行为；

（3）该在先运用的商标应具有一定影响；

（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的运用行为。在适用要件（2）时应将在先运用人的好意作为重要考量要素；关于要件（4）“原有范围”的理解，应思索商标、商品或效劳、运用行为及运用主体等要素。

本案涉案商标为第1985953号“启航学校QihangSchool”商标，其申请日为2003年4月7日，核定运用效劳为第41类学校（教育）等。被告中创公司为涉案商标的独占被答应运用人。被告北京市海淀区启航考试培训学校（简称启航学校）及北京市启航世纪科技开展有限公司（简称启航公司）在其展开的教育培训、网站宣传等效劳上运用了与涉案商标相近似的“及SAILING启航”（简称“启航及图”）“启航教育”“启航考研”等标识。中创公司以为上述行为进犯了中创公司享有的注册商标专用权，诉至法院。

被告启航学校成立时间为1998年，被告启航公司成立于2003年。在涉案商标申请日之前，被告启航学校已开端运用“启航”商标，并具有一定知名度，该运用行为处于持续状态。启航公司系启航学校的关联公司，其主要运营活动在于为启航学校的培训效劳停止推行。两被告以为其行为契合商标法第五十九条第四款的规则，未构成侵权。

此外，被告中创公司的主要股东之一曾是被告启航学校及启航公司的高级管理人员，离任后成立了中创公司，并从涉案商标注册人处获得涉案商标运用权，在考研培训范畴开端运用涉案商标。

裁判

北京市海淀区人民法院经审理后，于2014年12月20日作出一审讯决：

一、启航学校、启航公司应对运营活动中商标意义上运用“启航考研”附加恰当区别标识，中止其他商标意义上运用“启航”文字的行为；

二、启航学校、启航公司赔偿中创公司经济损失5万元及公证费1.5万元；

三、驳回中创公司的其他诉讼恳求。

宣判后，中创公司不服，提起上诉。北京学问产权法院于2015年12月31日作出二审讯决。该判决中虽认定原审讯决存在错误，但因启航公司及启航学校均未提起上诉，故根据民事诉讼法规则，判决驳回上诉，维持原判。

评析

本案触及新商标法五十九条第三款有关商标先用抗辩的详细适用问题。该条款是商标法修正后新增加的内容，鲜有先例可循。本案在充沛思索商标先用抗辩的立法目的、立法背景的状况下，将该条款分为四个适用要件，并对每个要件停止了细致剖析：

（1）别人在注册商标申请日之前存在在先运用商标的行为；

（2）该在先运用行为准绳上应早于商标注册人对商标的运用行为；

（3）该在先运用的商标应具有一定影响；

（4）被诉侵权行为系别人在原有范围内的运用行为。上述要件中，特别值得留意的是第（2）、（4）要件。

在适用要件（2）时应将在先运用人的好心作为重要考量要素。即使在先运用人的运用行为晚于商标注册人，但只需其运用行为系基于好心，该行为亦契合第（2）要件。

关于要件（4）“原有范围”的了解，应思索商标、商品或效劳、运用行为及运用主体等要素。因在先运用人后续运用行为的合法性源于其在先的商标运用行为，因而，在后运用的商标及商品或效劳应与在先运用的商标及商品或效劳相同或根本相同。

因发放答应会使得在先运用人的运营范围在短期内到达较为疾速的增长，从而会对商标权人的利益产生较大影响，为均衡商标权人与在先运用人之间的利益，运用主体应限于在先运用人自己及在先已获受权答应的被答应运用人，但在先运用人在后不得再发放新的答应。

至于运用范围能否应予限定，则主要需求思索的是如对其停止限定，能否会影响在先运用人在后运用该商标的动机。思索到任何此类案件提起诉讼的时间与在先时间点之间均具有较长的时间距离，而如请求在先运用人退回到该时间点的运营范围势必会影响在先运用人在后继续运用的动机，故为使得该条款可以为在先运用人提供本质性的维护，法院以为关于在先运用人的在后运用范围不应予以限定。

本案中，启航学校的行为均契合上述四个要件。启航公司的成立时间虽晚于涉案商标的申请日，但因启航公司的运营行为仅是为启航学校的教育培训活动提供推行效劳，其并未施行新的教育培训等效劳，据此，二者并非商标答应关系。在启航学校的行为契合商标法第五十九条第三款的状况下，启航公司的行为必然亦契合该条款的规则。