分析定牌加工的法律风险及破解之法

随着中国经济发展以及在全球的影响，国际定牌加工OEM行为也日渐增多。OEM是外国企业将在本国注册的商标委托给他人在另一国家进行生产加工该品牌的产品，然后交给委托人销售的行为。经济全球化一体化的加速进程，推动商品在国际流通区域的范围日益扩大。在商品上的商标跨国“使用”问题成为了最大障碍和新的纠纷热点。目前，由于法律的不明确、不统一而造成司法实践的混乱。因商标权利的地域性问题而引发的商标权利冲突使得不少企业吃尽了苦头，不权因侵权导致经济损失，更甚者因涉嫌假冒商标犯罪而身陷囹圄。

近日广州的一家企业就因承揽美国一服装企业的定牌加工问题被国内另一家服装企业推上了刑事法庭。

一、举案说法

美国A&V牛仔公司是“VIGOSS”商标在美国的所有人。2007年9月12日，美国A&V牛仔公司授权委托广州晋伟服装有限公司使用“VIGOSS”商标生产加工牛仔服装并全部出口销售给美国A&V牛仔公司。据此，广州晋伟服装有限公司的负责人麦重声（中国香港公民）即在广州增城设立晋伟服装广州办事处从事生产加工贴有“VIGOSS”商标的牛仔服装，经过两个月红红火火的生产之后，令麦重声万万没想到的是，竟因涉嫌假冒商标犯罪被“VIGOSS”商标在中国注册的所有人告发而被公安机关刑事拘留了，一时间在当地掀起了轩然大波。

公诉机关认为：涉案当事人麦重声（晋伟服装公司），在未经“VIGOSS”注册商标所有人增城广英公司许可，在同一种牛仔裤商品上使用与广州广英公司已在中国注册商标相同的“VIGOSS”商标，属于假冒商标行为，且非法经营数额特别巨大、情节特别严重，触犯了我国《刑法》第二百一十三条之规定，涉嫌假冒注册商标罪。晋伟公司辩称：没有假冒他人商标。

第一、“VIGOSS”商标是美国A&V牛仔公司在美国注册的，是合法有效的商标；

第二、晋伟公司的使用是接受美国A&V牛仔公司合法授权委托定牌加工的，且产品全部交付给定做人美国A&V牛仔公司，在中国大陆没有销售过一件带有“VIGOSS”商标的服装；

第三、没有非法获取他人任何利益，赚取的仅仅是来自对美国公司承揽加工费，没有违反中国的商标管理制度和社会经济秩序。何罪之有？ 都是仅有英文“VIGOSS”商标，一个是在美国注册，一个是在中国注册，在商标国际分类中处于第25类的同一个服装类别。因此，承揽国际定牌加工行业的定性问题成了案件的焦点，更是社会关注的焦点。

对此案，法律界产生了三种截然不同的观点：一种观点认为依照商标权的“地域性原则”未在我国注册的商标不受我国法律保护；我国《刑法》第二百一十三条明确规定：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。故应当受到刑事制裁；另一种观点认为：依照我国《商标法》第52条第1款规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，均属于侵犯注册商标专用权，故应承担民事责任；第三种观点认为：依照国际贸易之惯例和商标权平行进口原则及我国商标法的侵权责任认定原则，定牌加工的承揽人不构成民事侵权，更不触犯刑法。

这三种观点也是理论界和司法实践者至今争论不休的问题，可谓是仁者见仁、智者见智，究其原因是法律规范的缺失所致。北京市高级人民法院于2004年2月18日颁发的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》京高法[2004]48号第13条规定：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”。此解释后于2006年3月7日废止，最高法院对此尚无统一明确的解释或规定。

二、定牌加工承揽法律障碍

笔者认为，如果孤立地、机械地依据我国《商标法》第五十二条一款的规定，晋伟公司的行业似乎构成民事上的侵权没有疑问，但是我们不能机械地照搬照套法律条文，必须对整个法律体系及法学原理进行综合分析，正确理解，并结合实际具体运用才能得出恰当的判定，从而实现对权益充分保护。

从商标法的立法本意及其实质看，国际定牌加工行为并不构成民事侵权。晋伟服装公司是根据美国A&V牛仔公司的授权委托使用“VIGOSS”商标定牌加工制作的，所生产的服装全部发往美国A&V牛仔公司，并没有在中国境内销售过一件产品，不会给国内商标持有人造成任何损失，也没有给国内市场造成任何影响。因晋伟公司的产品与广英公司不属于同一个市场，不是同一个消费群，不可能侵占到广英公司的利益。由于“VIGOSS”商标在美国属于美国A&V牛仔公司所有，按照美国法律，如果广英公司未经美国商标所有人的许可，其标有“VIGOSS”商标的服装同样不能销往美国，由此可知，晋伟服装公司（麦重声）的行为如果不是在明知有他人商标存在，就没有侵占广英公司的市场利益，晋伟公司的获得与广英公司的或有损失没有因果关系，不构成违反我国《商标法》第五十二条“未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，即属于侵犯注册商标专用权行为”之规定。

商标权是有地域性的，商标权的地域性是指一个国家或地区依照其本国或本地区的商标法律所授权的权利，一般情况下，仅有该国或该地区有效。但权利的行使是整体而不是分割的，只要正常行使其权利，其权域范围一定程度上可以延伸，同样受法律保护。本案中，侵权人接受定牌加工的商标在委托人销售国注册，产品又全部销往该国，这实质上是正常行使其商标权利，不会导致相关消费者的混淆或误认，并不构成侵权。理由有三：

其一，从商标法的立法宗旨看，商标法的总则第一条规定，制定商标法的目的是：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”。由此可见，商标法的立法宗旨是保护商标专用权，维护市场经济秩序，保障消费者和生产、经营者的合法权益，这三个功能是有机地联系在一起的。

其二，从商标的基本功能和主要作用看，造成商品来源混淆，误导公众是构成商标侵权的必备条件。商标法第八条规定，商标的主要作用是区分商品和服务的来源。商标的基本功能是识别功能。商标侵权的实质是混淆商品和服务的来源。因此是否造成商品或服务来源混淆、误认公众是认定是否构成侵权的必备条件。在《商标法实施条例》、《商标审查标准》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律苦干问题的解释》中都把是否使相关公众对商品或服务来源产生混淆、造成误认作为判断商标是否相同或近似、商品或服务是否相同或类似的主要标准。

其三，从权利与利益的关系看，造成现实的或潜在的损害后果，是构成商标侵权的必要条件，获得利益是其商标权利的最终体现。从商标法第五十二条第（一）项规定中可以看出对商标侵权的认定是采取严格责任，即不以主观过错作为必要条件，但商标侵权行为必然对商标权人的利益造成现实的或潜在的损害，否则，就不构成侵权行为。

根据上述分析，结合本案具体事实来看，本案定牌加工的产品完全销往委托人商标注册国，被侵权人的同样品牌产品不可能过入该市场。可见两者不存在市场交叉，商品在不同的市场流通，而对的是不同的购买者，不会造成相同公众对产品来源的混淆或误认，不会扰乱我国市场的经济秩序，也不可能对被侵权人的利益造成现实的或潜在的损害。总之，本案既没有造成混淆、误导公众，也没有损害后果，因此不构成商标侵权。

第二，从我国《刑法》对知识产权的保护目的分析，更不构成假冒注册商标的刑事犯罪。我国《刑法》第二百一十三条规定：“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。本罪客观在方面表现为违反商标管理法规，未经注册商标人许可，违背注册商标所有人的意志，是构成假冒他人注册商标的本质特征。主观方面是故意，一般具有盈利目的。假冒注册商标具备情节严重的，才构成犯罪。如果是一般情节的，则属于一般民事侵权行为，应当依照商标法第53条的规定由行政部门查处。被侵权人也可以向法院提起民事诉论。最高人民法院、最高人民检察院联合印发的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》将假冒注册商标罪的门槛大大降低。降低后的该解释第一条规定：“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：

（一）非法经营数额在五万以上或者违法所得在三万元以上的；

（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万以上或者违法所得在二万以上的；

（三）其他情节严重的情况；具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的‘情节特别严重的’，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：

（一）非法经营数额在二十五万以上或者违法所得在十五万元以上的；

（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在十五万元以上或者违法所得在十万元以上的；

（三）其他情节特别严重的情形；” 就本案实际来看：

其一，是否有主观故意？“VIGOSS”商标无论在中国还是在广州增城并不出名，甚至是很少有人知道该商标。按照常理，假冒，一般是假冒有一定知名度的商标，便于假冒者尽快获取非法利益的实现。而且一般情况下，价格、质量都低于正牌产品，以假充真、以次充好，使消费者混淆误认。这是假冒的基本特征。因而，该案不符合明知他人的商标存在，未经注册商标所有人许可，故意假冒的情形。

其二，是否对公众造成误导。商标最主要的功能就是识别功能，也就是标示商品或服务的来源，区别于相同商品或服务的经营者。商标使用的目的也就在于使消费者不致于对商品或服务发生混淆或误认。此案不可能有消费者误认的事实存在。

其三，是否造成损害。侵权行为的成立须具备四个要件：违法行为、损害结果、因果关系以及主观过错。本案，增城广英公司没有也不可能有损害结果的发生。晋伟服装公司（麦重声）加工生产的所有“VIGOSS”注册商标牛仔服装均送往美国，“VIGOSS”商标牛仔服装并未进行中国的销售流通领域，由于该商标属于不同的国家注册，产品又有各自不同的市场及消费群体。仅仅是在同一个国家从事了生产加工活动，赚取的也是有限的承揽加工费。那么就不可能造成其他企业的利益损失。

其四，中美两国或多个国家的商标同时存在，在目前国际贸易往来中是常见之事，这是权利冲突或地域性的延伸情形，任何一国的商标在没有被撤销的情况下，各自的商标权依法存在，并受各国家法律的保护。

商标权的地域性是一项原则，在一定条件下商标权的地域延伸性也是一项重要原则。我国在保护一些境外知名企业时，对其未在中国注册的驰名商标给予保护的案例不占少数，这正是对商标权地域延伸保护原则具体运用的实例。 基于麦重声拥有在美国注册的“VIGOSS”商标使用权，广英公司拥有在中国注册的“VIGOSS”商标所有权，在发生类似商标权利冲突时，根据《中华人民共和国民事诉论法》第三条、第二十九条等相关法律规定，应当向人民法院提起侵权之诉，由人民法院审理裁决。在民事救济渠道畅通的情形下，慎用刑事手段这一重刑，应当成为和谐社会法制建设的一项原则。

三、解决定牌加工难题的探析意见

由于相关法律的不明确、不统一导致执法机关各行其是，使得定牌加工承揽业务的司法认定出现了混乱，使得企业无所适从。同样的事实在不同的司法部门却有着本质上的不同的判定，影响了法律的严肃性和司法的统一性。尽快解决这一混乱不堪的局面，是司法界必须面对的，而且是迫在眉睫的事。笔者认为，一是防止他人恶意抢注商标，利用国家间的法律空档，以侵占他人利益为目的恶意定牌加工行为；二是客观、全面地分析国际定牌加工的真实性、合法性，一方面要掌握委托定做人商标的权属来源、合法性，另一方面又要了解承揽人是否存在“明知”与“故意”，是否尽到了谨慎注意的义务；三是相关部门尽快立法或以司法解释予以明确和规范，对国际定牌加工承揽、贴牌生产的具体行为，制定行政与司法操作标准；统一国际定牌加工承揽（OEM）业务的审查、备案登记制度；规范企业履行必要的谨慎注意的行为。以免因现存的法律漏洞，使定版加工（OEM）行业受创，实现司法的统一与规范。