商标在先使用抗辩对新商标法第59条第3款的理解和适用

新商标法增设了商标在先使用抗辩制度，有利于更好地实现在先使用的未注册商标所有人与注册商标权利人之间的利益平衡，体现了商标使用的价值，同时有利于遏制商标恶意抢注，是新商标法中的一个亮点。作者对这一新的抗辩权在司法实践中如何适用进行了深入细致的分析。

新商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”由此，商标法增设了商标在先使用抗辩制度，这一新规则在司法实践中应如何解释并适用，不无研究的必要。

2013年8月30日新修订的商标法第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的．注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识：该条款系商标法中首次对在先使用抗辩进行规定，将于20 74年5月1日开始实施，但是该条敦具体应当如何适用，在新法实施之前如何与现有的司法政策衔接，尚不明确。笔者不揣浅陋，对上述问题试作分析。

适用要件

从条文本身来看，商标法第59条第3款的适用要件包括：

(1)双方的商标系在同一种或类似商品上的相同或近似商标；

(2)在原告商标申请日之前，被告先于原告商标申请人使用商标；

(3)在原告商标申请日之前，被告使用商标有一定影响。

第一个要件是在先使用抗辩适用的前提条件，第二、三个要件则分别是形式要件和实质要件。只有被告使用商标构成侵权的前提下，才有必要考虑适用在先使用抗辩。如果侵权不成立，则无需考虑抗辩是否成立。是否构成侵权，应当依照新商标法第57条进行判断。同时，第一个要件还有一层含义是：被告使用的商标是未注册商标。如果被告使用商标系注册商标，则该纠纷属于注册商标之间的纠纷，应当依据新商标法第45条通过宣告无效程序解决。

(一)形式要件：在原告商标申请日之前，被告先于原告商标申请人使用商标

1、被告在原告商标申请日之前使用商标 根据新商标法第33条、第36条第2款规定，商标专用权自初步审定公告三个月期满之日起计算。商标提出申请之后至获得商标专用权之前，不存在侵犯注册商标专用权的可能。但是，法律规定在先使用抗辩，指的是在原告商标申请注册日之前的使用，而不是原告商标核准注册日之前的使用。被告在商标申请日之后核准注册日之前的使用情况，虽不枸成侵权，但也不允许作为抗辩事由。其理由在于维护商标申请在先原则，鼓励商标注册。“从发展看，应当引导和鼓励经营者将其商标申请注册，以增强自我保护手段，避免发生纠纷或者发生纠纷后也易于处理。”

新商标法第48条与之前的商标法实施条例第3条相比，增加了“用于识别商品来源”的表述。该表述揭示了商标使用的实质。所谓商标使用，是指商标通过市场交易活动在相关消费者中实际发挥区分商品来源作用的过程。如果没有被相关消费者接触，或者没有发挥区分商品来源的作用，例如没有证实已经投入市场的商品外包装、无法确定发行范围的内部刊物，则不能认定为商标使用。

2、被告先于原告商标申请人使用 2012年12月28日全国人大常委会法制工作委员会公布的商标法修正案(草案)第58条第3款并没有使用“先于商标注册人使用”的表述。可见，“先于商标注册人使用”是立法者在最后的修改过程中增加的内容。考虑到商标权变更，所谓的商标注册人，应当理解为商标申请人，而并非商标专用权人。需要注意的是商标申请人的使用，并不一定是在商标申请日之后，而有可能在商标申请日之前。如果被告虽然在原告商标申请日之前使用商标，但是在原告商标申请人之后使用，则无论被告使用商标在原告商标申请日之前是否具有一定影响，均不允许适用在先使用抗辩。

3、在先使用抗辩的标准时不以商标权转让发生变更 在原告商标系受让取得的情况下，能否认为原告系受让之后取得商标权利，被告可以依据商标申请日之后原告受让之前的商标使用情况主张抗辩?答案是否定的。在先使用抗辩实质上是注册商标与未注册商标之间的冲突，显然不能因为注册商标的转让而对其权利施加限制，或者因此给予未注册商标一方更多的优惠。

(二)实质要件：在原告商标申请日之前，被告使用商标有一定影响

1、在原告商标申请日之后，被告使用商标有一定影响不能作为抗辩理由 在原告商标申请日之前，被告使用商标尚未达到一定影响，但在之后达到一定影响的，能否适用在先使用抗辩?答案也是否定的。最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长曾有精辟的论述：“注册商标具有排斥相同类似商品上的相同近似商标的法律能力，在后商标不能因为无视在先注册商标的存在而进行的在后使用等，反而构成知名商品特有名称等，亦不能因此产生法律上的权利。”“至于如果禁止此种已有一定影响的在后商标的使用，是否剥夺了它的贡献，会不会不公平？我的回答是咎由自取，明知法律上的不能为而为主，对于不利后果应该早有预见，不应该抱侥幸心理，当然应当承担由此带来的法律风险。”

2、新商标法第59条第3款未区分原告商标注册是否存在恶意，即末区分被告使用商标具有一定影响是否应当及于原告商标申请人 最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第2款规定，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应当认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其具有一定影响。

该条款虽然是对旧商标法第31条即新商标法第32条的解释，但基于法律用语同一解释的规则，新商标法第59条第3款中的“有一定影响”和新商标法第32条中的“有一定影响”应当作同一解释。在具体个案中，如何掌握一定的持续时间和区域历来存在争议。持续时的使间是必须满1年，还是3个月也可以?区域是必须在某省某市，还是在某县也可以?还有的观点认为应弱化持续使用时间和区域的客观标准，采用主观标准，即在先商标使用为在后商标申请人应知或明知即可认定为在先商标使用“有一定影响”。

如果采用主观标准解释“有一定影响，则说明新商标法第59条第3款中的商标注册人明知或应知在先商标使用，其注册商标存在恶意。反之，如果采用客观标准解释“有一定影响”，则新商标法第59条第3款中的商标注册人注册商标可能是善意的，也可能是恶意的。当然，还可以对新商标法第59条第3款中的“有一定影响”作限缩解释，即新商标法第32条中的“有一定影响”是与“不正当手段”相联系，因此应当解释为在后商标申请人明知或应知在先商标使用，而新商标法第59条第3款中的“有一定影响”没有涉及“不正当手段”，因此应当解释为在后商标申请人不知晓在先商标使用情况，在后商标申请人与在先商标使用人均是善意的。为了便于分析，不妨将上述三种解释分别称为：恶意说、混合说、善意说。

从新商标法第59条第3款规三“先于商标注册人使用”来看．善意说可能不成立。因为即便在先商标使用人晚于商标注册人使用，仍然有可能在商标申请日之前经过使用具有一定影响，即原告使用商标在先，被告使用商标在后，之后在原告申请商标之前被告商标经过使用已经具有一定影响，且双方互不知晓对方商标，此时双方都是善意的。这种情形与“先于商标注册人使用”情形本质上无差异。既然立法者明确排除其中一种情形，则应当认为善意说不成立，否则规定“先于商标注册人使用”毫无意义。基于同样的理由，混合说也不能成立。

在后商标申请人与在先商标使用人均是善意的情形是否允许在先商标使用人主张不侵权抗辩，理论上存在争议。孔祥俊庭长曾对此进行总结并论述：“一是认为为体现鼓励商标注册的立法精神，体现注册商标强保护及维护注册商标在国内市场使用上的统一性，防止相关公众混淆，应当不允许在先使用商标继续使用和进行侵权抗辩；二是认为既然在先使用是善意的，不允许使用或者不侵权抗辩不公平；三是折中观点，即允许在原使用范围内使用和不侵权抗辩。这些观点各有道理，在法律尚无规定的情况下，该问题尚不突出，情况也比较复杂，表态的时机和条件尚不成熟。该问题最好留给立法去解决。”

如果采取恶意说，即认为新商标第59条第3款中的“有一定影响”指的是商标注册人明知或应知在先商标使用人的使用，则在法律后果上会与新商标法第32条产生冲突。根据新商标法第32条，在先商标使用人使用的商标及于在后商标申请人，在后商标申请人明知或应知在先商标使用人使用的商标，则其提出的在后商标申请不予注册或应子无效。而根据商标法第59条第3款，在先商标使用人使用的商标及于在后商标申请人，在后商标申请人明知或应知在先商标使用人使用的商标，在先商标使用人仅能在原使用范围内使用商标且应当附加区别标识。

换而言之，在先商标使用人通过行政程序可以宣告在后的注册商标无效，进而可以自由使用商标；在民享诉讼程序中主张抗辩则只能在原使用范围内使用且需附加区别标识。法律后果上的明显不同，将鼓励当事人通过行政程序解决争议，在民事诉讼程序中则申请诉讼中止，严重削弱在先使用抗辩存在的独立价值，使其依附于行政程序，而且降低民事诉讼效率。如果在先使用抗辩成立，而人民法院拒绝中止诉讼程序直接判决，则行政程序宣告注册商标无效将导致民事判决中的限定使用范围和附加区别标志无需执行，明显损害司法判决的权威。