服务商标的继续使用是否应受限制？

案例介绍

1993年9月29日，甲作为一家中国中国香港公司将其最早于1984年前后首次在中国香港市场中使用的“眼镜99”商标，向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）申请注册商标，该商标覆盖类别及服务为商标注册国际分类第42类“视力检查和眼科测验服务；眼镜行”，并于1995年3月获得注册。

乙作为自然人，于1988年在广东省深圳市设立店铺A，从事眼镜行的经营活动，所使用的商标与甲公司注册商标“眼镜99”相近似。店铺A在2000年11月21日正式注销后，乙自然人又于2000年12月20号在深圳市设立店铺B，但经营区域发生变化。此后，乙自然人继续在深圳市福田区以及华强北等地相继开办店铺C和D。随着生意规模日渐扩大，从2003年到2008年，乙自然人又在广东省惠州市的3个不同的地点，分别设立了自己的店铺E、F、G，从事眼镜商品方面的经营。

在E、F、G这3家店铺的经营过程中，甲对其商标使用行为进行了调查，并认为其构成了商标侵权，于2009年11月对乙自然人在惠州市设立的该3家个体工商户的主体进行了投诉。地方工商行政管理局在接到投诉后进行了查处，并出具了行政处罚决定书，责令其停止侵权并有一定数量的罚款。乙自然人对于工商行政管理局的行政处罚表示不服，并在法院进行了行政诉讼。一审法院经过开庭审理于2010年8月作出判决，认为其享有商标的在先使用权，并撤销了该工商行政管理局的行政处罚决定。 作为行政诉讼中的被告，该工商行政管理局对于一审法院的判决表示不服，于2010年9月向二审法院提起上诉。

焦点问题

乙自然人于2000年10月27日注销在深圳市经营的A店铺后，又在广东省深圳市、惠州市设立其他民事主体并在眼镜类服务上使用涉案商标的行为是否属于商标法实施条例第五十四条规定的“继续使用”的情形。专家观点冯晓青（中国政法大学教授）：

第一，从商标法宗旨来看，我国商标法是以加强注册商标保护、管理，以及保护消费者和经营者利益为基本立足点与价值取向而建立起来的。商标法给予了未注册商标一定的在先使用权，但并没有规定一种像注册商标这样的专有权。根据商标法及实施条例有关规定，在先商标使用的范围，应该给予合理的限制，在特别情况下可能有在先使用的权利。就这个案例来讲，该商标在允许范围内使用，才具有正当性。

第二，在先使用人是否构成同一个主体。在该案例中，店铺A于2000年注销，其后由其他店铺使用该商标。根据1993年实施的商标法规定，自然人不能成为商标的权利主体。因此，就涉案商标而言，店铺A之后的后续店铺则应是新的主体。这样来说，新的经营主体的使用与原主体的使用，不构成连续性使用，因为新主体和原主体不是一个法律意义上的承继关系，而是两个主体独立的使用行为，其使用产生的后果应该由各自承担，法律只是在有限的范围内赋予在先使用人的目的和范围之内去使用。

第三，跨地域使用的问题。国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知（工商标字《1994》第216号文件）在2004年已经废止。其废止是因为行政立法的原因，并不意味着法律限制的解除，也不意味着这个文件里面的限制服务商标使用的内容就不成立了。实际上禁止跨地域使用，还是为了实现商标法禁止混淆和保护消费者利益这样一个原则，因为跨地域使用，消费者就没办法区分在先使用人商品和其他商品的产源，容易造成混淆。第四，关于在先使用的服务商标是不是可以许可或者转让，根据我国商标法实施条例规定，对注册商标的转让或者许可有严格地条件，体现了许可、转让的严肃性和规范性。我们从法律制度原则规定来看，未注册商标在先使用也是一种权利，但它仅仅是对抗商标侵权的一个合法的抗辩理由，并不具有一般的注册商标专有权、许可权、转让权等权利属性，特别是不能够侵犯注册商标专用权。所以我们认为该案例中，这个许可责任实际上使涉案的未注册服务商标变成了一个新主体可以继续使用的服务商标，这在法律上是没有依据的。

董葆霖（中华商标协会专家委员会主任）：

商标法实施条例第五十四条规定的可以继续使用的商标，是指在1993年7月1日以前所使用的商标，且其在继续使用中不能将商标改变，如果商标发生改变，那变化过的商标便已经不是以前有继续使用权的商标。此外，商标的继续使用还涉及继续使用的地域范围问题，这个范围根据规定不能发生变化。 案例中出现的问题在于，深圳的主体，其主体已经是撤销状态，已经不存在了。从这个权利上来讲，其他的新设立的主体明显已经不具备继续使用的相同主体的这样一个条件。

第二点，如何对待1994年国家工商管理局第216号文件，我认为当时这个文件的精神是体现商标法的根本的宗旨和保护服务商标，法律规定公平正义，体现在保护商标，同时保护注册商标以前已经使用的相同、近似的服务商标的现状的这个规定，这个规定是符合法律也是符合实施细则当时的要求的。虽然这个文件已经废除了，但废除之后，这些问题又在个案中出现了，虽不能够直接引用，但是它的精神仍然是可以指导个案情况处理，去针对个案情况进行处理的。

罗东川（最高人民法院中国应用法学研究所所长）：我认为该案例所反映的最核心的问题还是利益平衡的问题。对于这一问题我有以下几点理解。

首先，商标法立法宗旨是非常明确的，就是要保护注册商标专有权，这是商标法的核心。保护注册商标，在讨论本案当中，应该作为首要的一个问题。在整个知识产权制度当中，利益的平衡是不可忽视的，所以我在考虑本案的法律问题的时候也要去考虑到公众利益。

第二，我认为要讨论案例涉及的问题，即在商标法当中它到底存不存在在先使用权的问题？这个问题从理论上、从法律上都还没有明确的规定，但实际上现行商标法第三十一条规定了一个不得侵犯在先权，实际上也从某种意义上承认一个在先的权利或者利益的存在。所以我认为从商标法完善角度来讲，将来应该对此作出规定，或者可以明确它是作为享有一种在先使用权利，或者它可以对抗侵权。针对1994年国家工商行政管理局这个文件，完全符合立法的精神，符合商标法的规定，而且在废止之前，无论是工商行政管理部门，包括司法实践，也是按照这种精神来处理的。所以我认为虽然废止，但并不意味着对过去已经处理的这些案子没有效力，应该保持它的延续性，而不应该来否定行政法规和规章的这种效力。

第三，我认为对继续使用的理解，可能从限制角度解释更合理一些，而不能去扩大解释去认为它可以许可、转让甚至主体变更。我认为这种继续使用从本质上来讲，是为了实现一种利益的权衡，而不应当去妨碍商标权人对权利的行使，也不应当对人家形成妨碍，包括对公众利益造成影响。芮松艳（北京市第一中级人民法院法官）：

对于这个案例带来的问题，我认为可能从形式上看是对商标法实施条例第五十四条怎么理解的问题，但根本问题还在于现有的商标案件中能不能够引入先用权抗辩的问题。 我个人认为，先用权抗辩可以引入。我们假设，一个被告所使用的未注册商标已经构成了反不正当竞争法规定的知名商品特有名称，获得了受保护的这种在先权益；如果原告注册了同样一件商标，那么这个被告能不能反过来诉原告，诉其行为构成不正当竞争呢？实际上我们是认为这种起诉是可以的，因为它有明确的法律依据。

如果基于反不正当竞争法来提出这样一个不正当竞争诉讼的话，为什么它不能在商标侵权案件中以此来进行抗辩？所以这是我认为先用权抗辩可以引入的一个理由。目前来讲，各个国家通常还是用商标注册制度，但在现有司法实践及学界共识上，仍认为商标的功能主要来源于使用。所以对于在先使用的这些商标，在一定程度上还是要考虑的，这是先用权抗辩可以引入的另一个理由。具体到更加细化的层面，什么情况下，需要符合什么样的条件才能够适用这种先用权抗辩，才能够构成这种抗辩？我认为对于这一问题的把握应予以严格限制，采用比较严格的限制条件。

另外一点，对于地域范围这个问题，我认为是不能够跨地域的使用的。即便在同一个地域范围之内，对于未注册商标的使用也要受原有范围限制。也就是说对于商标法而言，我觉得先用权抗辩不能被无限制的扩大使用，那在不同的地域之内算是扩大，在同一个地域之内其实也算是扩大的。所以就这个案例而言，涉案商标在深圳惠州的使用，可以囊括到在先使用权的范围之内，但在深圳市的使用也要分情况，你原有的，一部分使用行为可以算原有范围之内的，之后不停地在发展，之后的一些发展行为我认为是不行的。曹中强（国家工商行政管理总局商标局原副局长）：

服务商标使用问题，实际上商标法实施条例里面五十四条也讲到了，原来国家工商行政管理局对服务商标使用的问题的精神，虽然废止了但还可以作为一个参考。建议下一步在商标法的修改，实施条例修改等方面，应该把服务商标继续使用问题有个明确界定。

服务商标自1993年7月1号实施以来，有三个月的过渡期，即三个月之内提交的商标注册申请，其申请日期视为是同一天。再一个它有个特例，1993年7月1号以前有个继续使用问题，但是继续使用问题我认为应该有所限制，否则没有限制的话，对在先的权利，从某种意义上会产生一些不良的后果和影响。

另外，眼镜99主体资格发生变化，性质发生变化了。另外它的地域恐怕也有值得探讨的地方，如果扩大到惠州，我觉得肯定超出它的地域范围了。

作为服务商标，确实给我们带来很多需要探讨的问题，建议立法部门，应该对服务商标继续使用问题有一个明确的界定。李顺德（中国科学院研究生院法律与知识产权系主任）： 第一，商标法保护或者说商标制度的一个根本原则，就是要防止混淆。在处理该案例所反映出的共性问题上，有一个大的前提，就是不能超越防止混淆的原则，这是一个最基本的底线。不管是商标法实施细则还是实施条例，或者国家工商行政管理局的第216号文件，都贯穿了这样一个精神。即便是允许这样的使用，但增加了很多限制条件。这些限制条件就是为了防止在共同使用当中，产生新的混淆。

第二，要突出强调诚实信用原则。该案例中也涉及这样一个问题，即在讲到案情的时候，我们获知涉案商标最早被甲方使用在中国香港市场，而乙方又是广东企业，因此这里边存在一个到底谁是涉案商标的在先设计使用者、谁模仿谁的问题需要厘清。 第三，则是利益平衡的原则。具体到该案例问题上，我认为首先涉及到一个注册商标和在先使用的商标它们之间的一个利益平衡问题。我国商标法以注册保护为主，只不过考虑到历史遗留的情况，对于在先使用的商标提供了一定程度的适当的保护，而这种适当保护亦存在较多的限制性条款。 第四，对于国家工商行政管理局1994年第216号文件的理解与执行问题，我认为应该保持一个一贯性或者延续性。如果我们简单理解为216号文件被废除了是不正确的。从某种角度上，我感觉这样做就等于把这种过去对注册的服务商标的一个保护水平的限制给取消了，这样取消的结果实际上是降低了对注册的服务商标的一个保护的水平。祝建军（深圳市中级人民法院法官）：

商标法实施条例里面规定的服务商标的在先使用，实际上是规定了三个构成要件。一是服务类别的商标，在1993年7月1号以后申请并获得注册，也就是说服务商标的权利人是在1993年7月1号以后申请并获得注册的，这是第一个构成要件。第二个构成要件是行为人在相同或类似的服务上，所在先使用的相同或近似的服务商标，在1993年7月1号之前，就已经使用，且持续到了1993年7月1号之后。这两个构成要件我把它称之为积极的构成要件。同时这个行为人还必须要满足一个什么呢？

消极的构成要件，也就是说在1993年7月1号之后，这个行为人不得中断使用服务商标三年以上，否则的话，它的继续使用的行为就是非法的，它要满足这三个构成要件，两个积极的构成要件，一个消极的构成要件，这是条例里边所规定的。当然这个条例规定非常的粗，所以才会有了1994年的国家工商行政管理局作出的一个关于试用条例的通知。个人认为理论上的探讨和司法实践中会有一定的出入的，本案中在先使用和在先注册发生冲突的情况下需要寻求一种更好的解决办法。